Una cara ¿una marca registrada?

by DA

Este es otro ejemplo de lo dinámico y vivo que está el marketing.  Las empresas desean captar la atención de los consumidores a sus mensajes, y en especial, a sus marcas. Esos símbolos o signos que se emplean para identificar prestaciones han ido evolucionando: inicialmente eran palabras, gráficos, sus combinaciones…pero ya no basta, hay que ser distinto. Así aparecen lo que se denominan las marcas no convencionales: marcas tridimensionales, sonoras, de posición, de movimiento, gestos y ahora, caras. ¿Y si tienen éxito? Como la marca es el único derecho exclusivo en principio indefinido, las empresas tratan de ser las únicas que puedan usar esos nuevos signos registrándolos como marca. Pero como las cosas son lo que son y la marca tiene que cumplir sus funciones, hay signos nuevos que plantean dudas en este punto.

Este caso es un buen ejemplo del debate jurídico que suscita la solicitud de una marca que consiste en un nuevo signo, en un signo no convencional. En efecto, la marca de la UE (MUE) n. 14.679.351 es una marca gráfica consistente en la foto tipo carnet de la cara de una persona (famosa modelo Dª Maartje Robin Elke Verhoef), para distinguir cosméticos, ropa confeccionada, artículos de papelería, servicios de belleza, entre otros.

¿Qué dudas se suscitaron? La primera que era descriptiva (por entenderse que distinguía productos o servicios destinados a las mujeres); la segunda, que una cara no podía distinguir prestaciones. Sin embargo, la EUIPO no lo ve así: hay mujeres diseñadoras muy conocidas que identifican sus productos con sus nombres, y sus productos se destinan a ambos sexos (Carolina Herrera, Purificación García); y viceversa: Giorgio Armani, Ralph Lauren y Antonio Banderas. Además, -argumenta-, si sirve para identificar a una persona, puede servir para identificar unas prestaciones.

Sin embargo, eso es así para pasar el filtro registral, pero: ¿Cómo van a funcionar realmente en el mercado? ¿Cómo se va a insertar esa cara en el producto o en el servicio? Porque claro, una marca debe insertarse de forma que el consumidor la perciba como marca, como el indicador del origen, y siendo una cara, -o la representación de una cara-, se generan algunas preguntas: ¿la cara va a ser realmente el producto? Pensemos en una pegatina. ¿Va a ser una parte sustancial en la estética del producto? Por ejemplo, la decoración de la esfera de un reloj. Porque dudo de que en estos casos, esa cara esté funcionando como marca: es el producto mismo o una característica de su apariencia, y eso puede llevar a problemas, en concreto a acciones de nulidad de la marca.

Además, la imagen de una persona es un derecho personalísimo, un activo de cada persona. De hecho, según nuestro derecho, si se pide como marca una imagen (de una persona) el solicitante debe ser la misma, o estar autorizado. Incluso, si esa imagen es de una persona famosa, la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) podría denegarla de oficio, si no consta esa autorización. En definitiva, estaríamos ante contrato de cesión de derechos de imagen tan al uso en algunos sectores, pero que en este caso debieran autorizar el registro de una marca, para unos concretos productos, en un territorio concreto y la duración… Es en este punto donde el negocio es más frágil, porque la marca en principio puede durar ilimitadamente, pero el consentimiento es revocable. ¿Y si se han hecho inversiones en publicidad por el titular de la marca? Ahí pueden venir los problemas, salvo que se fije de forma clara y razonable la forma de cuantificar la indemnización para tales casos.

Artículo fuente del reportaje publicado en el diario Expansión el 30 de abril de 2018

 José Garrido 

jose.garrido@dalawyers.es

Socio Departamento IP